近日，市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理一起知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同糾紛案，當(dāng)庭判決被告青島某公司返還原告商標(biāo)轉(zhuǎn)讓款20萬(wàn)元并承擔(dān)相應(yīng)侵權(quán)賠償款507700元。該案系2021年浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)宣傳周直播案件之一，由市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)唐學(xué)兵擔(dān)任審判長(zhǎng)。

商標(biāo)轉(zhuǎn)讓引發(fā)侵權(quán)糾紛

2016年2月28日、2017年6月28日，青島某公司利用他人到期未續(xù)展的“加加及圖”圖片要素，分別申請(qǐng)注冊(cè)“JIA JIA加加”“加加JIA JIA及圖”商標(biāo)，核定使用商品均為第11類。

2018年4月21日，為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，經(jīng)人推薦后，青島某公司與嵊州某電器公司簽訂《商標(biāo)注冊(cè)轉(zhuǎn)讓合同》，將上述兩件商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給嵊州某電器公司，轉(zhuǎn)讓費(fèi)用20萬(wàn)元，青島某公司保證轉(zhuǎn)讓的注冊(cè)商標(biāo)具有合法性且不存在權(quán)利瑕疵。如有第三方提出異議，導(dǎo)致嵊州某電器公司不可使用此商標(biāo)，青島某公司全額退還已收款項(xiàng)。

嵊州某電器公司支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用后，青島某公司隨即將這兩件商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至嵊州某電器公司名下。之后，嵊州某電器公司將這兩件商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給浙江某電器公司。浙江某電器公司為使用這兩件商標(biāo)投入大量的宣傳推廣和包裝費(fèi)用。

出乎意料的是，在該商標(biāo)被使用不到半年時(shí)間，嵊州某電器公司就收到了國(guó)家工商行政管理總局的商標(biāo)無(wú)效宣告裁定書(shū)。之后，嵊州某電器公司相繼向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級(jí)人民法院提起行政訴訟，但均被駁回。

在商標(biāo)無(wú)效宣告期間，某食品集團(tuán)公司向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院起訴，要求浙江某電器公司立即停止使用這兩件商標(biāo)及相關(guān)域名，并賠償相應(yīng)損失及登報(bào)消除影響。經(jīng)過(guò)審理，長(zhǎng)沙市中院判決浙江某電器公司立即停止使用受讓商標(biāo)等并賠償某食品集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失及交納訴訟費(fèi)1015400元。浙江某電器公司服判，進(jìn)行了賠償。

2020年12月17日，浙江某電器公司與嵊州某電器公司向紹興市中級(jí)人民法院提起訴訟，要求青島某公司退還轉(zhuǎn)讓款并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。被告青島某公司辯稱，其在轉(zhuǎn)讓時(shí)商標(biāo)有效，轉(zhuǎn)讓合同已經(jīng)履行完畢后涉案商標(biāo)才被宣告無(wú)效，因此拒絕返還轉(zhuǎn)讓款，也不肯承擔(dān)侵權(quán)損害賠償金。

商標(biāo)轉(zhuǎn)讓雙方均應(yīng)謹(jǐn)慎

紹興市中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，嵊州某電器公司與被告青島某公司簽訂的《商標(biāo)注冊(cè)轉(zhuǎn)讓合同》系合法有效合同。根據(jù)合同的約定，被告對(duì)轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)有權(quán)利瑕疵擔(dān)保義務(wù)及商標(biāo)無(wú)法使用的款項(xiàng)返還義務(wù)，因此，原告要求其返還商標(biāo)轉(zhuǎn)讓款20萬(wàn)元及轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)2214元有事實(shí)和法律依據(jù)，應(yīng)予支持。

本案中，嵊州某電器公司將受讓的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給浙江某電器公司，浙江某電器公司使用該商標(biāo)導(dǎo)致侵權(quán)，并因此承擔(dān)賠償責(zé)任，損失巨大。這個(gè)損失雖發(fā)生在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓款支付之后，但其產(chǎn)生與商標(biāo)轉(zhuǎn)讓具有因果關(guān)系。法院認(rèn)為，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓人雖非惡意注冊(cè)商標(biāo)，但對(duì)轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)權(quán)權(quán)利穩(wěn)定性有一定的注意義務(wù)；商標(biāo)受讓人在商標(biāo)受讓過(guò)程中并無(wú)過(guò)錯(cuò)，要求其對(duì)使用轉(zhuǎn)讓商標(biāo)導(dǎo)致侵害第三人商標(biāo)的侵權(quán)賠償金承擔(dān)全部責(zé)任顯失公平。綜合考慮后，酌情確定被告青島某公司承擔(dān)507700元的侵權(quán)賠償金。

法官提醒，企業(yè)或個(gè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，要考慮其欲申請(qǐng)注冊(cè)的商業(yè)標(biāo)識(shí)是否與商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)中海量的商標(biāo)構(gòu)成相同或近似。目前，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓是企業(yè)或個(gè)人快速獲得商標(biāo)的一條捷徑，但受讓已注冊(cè)商標(biāo)要注意風(fēng)險(xiǎn)，即可能存在被無(wú)效宣告或撤銷的可能。在此情形下，不僅受讓人受讓商標(biāo)的目的沒(méi)有達(dá)到，反而可能損失轉(zhuǎn)讓費(fèi)，甚至被在先權(quán)利人起訴，承擔(dān)賠償責(zé)任。

如何規(guī)避受讓商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)？首先，受讓一方可請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)受讓商標(biāo)的狀態(tài)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，也可以通過(guò)專業(yè)的智能檢索平臺(tái)進(jìn)行在線排查。對(duì)轉(zhuǎn)讓方而言，同樣也要注意，在注冊(cè)以及轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，均應(yīng)對(duì)商標(biāo)可能存在的瑕疵進(jìn)行評(píng)估，以有效防止商標(biāo)轉(zhuǎn)讓后的法律風(fēng)險(xiǎn)。

其次，要對(duì)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓人的主體資質(zhì)進(jìn)行審查，審查轉(zhuǎn)讓人是否系受讓商標(biāo)的權(quán)利主體，以及該主體是否具有轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的真實(shí)意思表示。另外，審查該商標(biāo)權(quán)主體的涉訴情況以及是否有惡意注冊(cè)商標(biāo)等情況。

最后，轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)在合同中對(duì)受讓商標(biāo)的權(quán)利瑕疵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行明確約定，以維護(hù)自身合法權(quán)益。

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